北京东城律师事务所：在先著作权与在后申请注册商标的冲突与救济，北京刑事辩护律师，北京著名律师，北京交通事故律师

来源: 中国法院网 

　◇ 祝建军

　　【案情回放】

　　案外人沈济创作了“HoverCam（英文）+人眼（图形）”美术作品，随后，沈济将该作品的著作权转让给原告美国凯讯杰科技公司。

　　2009年10月4日，原告与被告兴鼎业公司签订《销售代理合同》，约定：被告在中国制造“文件拍摄仪”产品，原告是被告在美国和加拿大销售该产品的总代理商，被告授权原告在销售该产品时使用原告自己设定的“HoverCam”商标，合同有效期从2009年10月1日至2011年1月1日。原、被告双方在履行上述合同的过程中，原告将合同约定的“HoverCam”商标，确定为“HoverCam（英文）+人眼（图形）”标识。随后，原告将“HoverCam（英文）+人眼（图形）”商标通过电邮发给被告，被告则将该商标标注在供应给原告销售的“文件拍摄仪”产品之包装上。

　　2010年7月6日，原告将“HoverCam（英文）+人眼（图形）”商标向美国联邦专利和商标局申请了商标注册，注册类别为第9类。同年11月8日，被告将“HoverCam（英文）+人眼（图形）”标识向中国商标局申请注册，申请的类别为第9类。

　　原告认为，被告将“HoverCam（英文）+人眼（图形）”标识向中国商标局申请商标注册，侵害了其对该美术作品所享有的在先著作权，遂向中国商标局提出异议。原告随后将被告起诉至法院，请求法院判令：被告停止侵犯原告对“HoverCam（英文）+人眼（图形）”作品所享有的著作权。被告抗辩称，其申请商标注册的行为，不是对著作权客体（作品）的使用行为，不侵权。

　　【不同观点】

　　一种观点认为，原告在先享有“HoverCam（英文）+人眼（图形）”美术作品的著作权，被告在后将原告享有的该美术作品作为商标申请注册，且尚未注册下来；同时，被告仅将涉案标识（美术作品）使用于供应给原告代理销售的“文件拍摄仪”商品上，原告未提供证据证明，被告已将“HoverCam（英文）+人眼（图形）”标识在中国市场投入商业利用，这意味着，被告实施的行为，仅仅是将原告享有的美术作品作为商标申请注册，但被告在实际经营活动中并未实施民事侵权行为，故应判决驳回原告的诉讼请求。

　　另一种观点则认为，从目前原、被告提交的证据来看，被告的确在中国市场上未将“HoverCam（英文）+人眼（图形）”标识投入商业利用，其仅仅是将原告享有的美术作品作为商标申请注册，但是，被告作为“文件拍摄仪”商品的生产商，其申请商标注册的目的，一定是今后要在该商品上使用“HoverCam（英文）+人眼（图形）”标识，亦即被告的行为属于将要发生的“即发侵权”，故法院应判决被告今后不得使用“HoverCam（英文）+人眼（图形）”标识。

　　办案法官认为，原告享有“HoverCam（英文）+人眼（图形）”美术作品的著作权，被告不得侵害原告享有的该在先权利。本案中，由于被告仅仅是将原告享有的美术作品作为商标申请注册，且原告已向中国商标局提出异议，故双方之间的纠纷应当由国家商标局进行裁决。依照民事诉讼法第一百零八条、第一百一十一条第（三项）的规定，应裁定驳回原告美国凯讯杰科技公司的起诉。

　　【法官回应】

　　在先著作权人应通过商标异议程序寻求救济

　　本案案由为侵害著作权纠纷。由于原告享有涉案美术作品的著作权在先，而被告将原告享有著作权的美术作品申请商标注册在后，由此产生了在先著作权与在后申请注册商标之间的冲突。要寻找解决本案纠纷的法律规范，应将视野放到《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《解释》）和著作权法上。

　　一、《解释》和著作权法在本案的可适用性

　　从《解释》的名称及宏观调整内容来看，极有可能在其中查找到处理本案纠纷的具体条款。《解释》第一条规定：“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼的，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。”该条之所以将涉及注册商标与他人在先的著作权等相冲突的民事纠纷纳入民事诉讼的范围，且不受行政程序的影响，主要是因为知识产权无论是否经过行政程序取得，相互之间的冲突可以纳入民事争议的范畴，人民法院原则上都可以依法受理。应当说，该条规定的侵权行为，只针对涉及已注册商标涉嫌侵犯在先权利的行为，不包括将他人在先的作品等作为商标提出注册申请、但尚未经核准注册的申请行为。故该条司法解释不能作为裁判本案纠纷的依据。

　　从著作权法的角度来看，被告将原告享有著作权的美术作品申请商标注册，这实际上是复制原告涉案美术作品的行为。但被告的该复制行为，是以向国家商标局提交的申请商标注册之法律文件为载体，这与一般意义上的以产品或书等民事流转物之载体的复制，明显不同：前者因复制而产生的纠纷，不仅涉及私主体之间的关系，而且还涉及国家商标局的具体行政行为；而后者因复制而产生的纠纷，不涉及政府机关的具体行政行为,完全属于民事纠纷。因此，本案原告指控被告的行为构成复制侵权，要求被告停止侵权，从原告的该诉讼主张来看，原告显然没有注意到被告的复制行为，已与传统的民事诉讼所要解决的复制侵权，存在质的区别。

　　通过以上分析可见，从《解释》和著作权法中，查找不到直接适用本案的法律条款。

　　二、本案被告的被控侵权行为的性质

　　在我国，取得商标权的基本途径是商标注册。通过注册取得商标权，就意味着商标权人能够依法排斥他人在相同或类似商品上以导致消费者混淆的方式使用相同或近似商标。商标申请的主体即商标注册申请人，在申请商标注册时，应依据诚实信用原则去申请，不得侵害他人的在先权利。商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条规定授权国家商标局在审核注册商标申请时，对发现侵害他人在先权利（包括著作权）的申请，可以依法不予核准注册。鉴于此，这种单纯的申请注册商标的行为，是涉及包括国家商标局等多方主体参与的行政行为，属于注册商标取得程序中的一个重要组成部分。

　　正因为注册商标专用权要通过行政程序授权取得，所以，在涉及知识产权权利冲突之纠纷时，我们应注意区分基于单纯的注册商标申请程序而产生的权利冲突（行政程序中的权利冲突），与在民事活动中因使用注册商标而产生的权利冲突（纯粹的民事权利冲突）之区别，虽然二者之间有紧密的联系，但二者之间的差别显而易见。后者（纯粹的民事权利冲突）应由当事人通过民事诉讼程序获得救济，这是法治社会的本质体现；而前者（行政程序中的权利冲突），法律已授权行政机关依法去解决，本案原告欲通过民事诉讼救济程序，来解决行政程序中的权利冲突，从而带来了复杂的法律适用问题。

　　三、妥善处理民事司法与行政处理的关系

　　要妥善处理好本案的知识产权权利冲突，理清民事司法程序与行政处理程序之衔接与协调是关键。单纯的行政程序中的权利冲突，比如，本案被告将原告享有著作权的美术作品申请商标注册，该申请注册行为不属于民事侵权行为，由此产生的争议不属于民事诉讼的范围。最高人民法院在[2005]民三监字第2号函中明确指出：“在商标授权程序中，当事人仅因为他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的，应通过商标法规定的异议等救济程序解决。在已提出异议的情况下，当事人又以他人使用其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由，提起民事诉讼的，人民法院不宜受理。”北京刑事辩护律师，北京著名律师，北京交通事故律师，北京东城律师事务所

　　在注册商标申请程序中使用他人作品，是为获得注册商标专用权而启动的行政行为之始点，此与民事活动中复制他人作品具有本质区别，如果将该行为纳入民事诉讼的范围，那么民事诉讼将要裁判行政程序启动行为的合法性，该做法会预决行政程序的合法性，这无疑会不恰当地干预法律赋予行政机关的权力。商标法已明确规定了申请注册商标侵犯在先权利的行政程序救济制度，如商标法规定了异议程序、撤销程序和行政司法审查程序，来救济被侵害的在先权利。本案原告就被告的注册商标申请行为，已向国家商标局提出异议，故本案应由国家商标局进行裁决，法院不宜受理。

　　（作者单位：广东省深圳市中级人民法院）来源: 中国法院网